由于大多數專利申請文件往往存在措辭不準確、表述不準確等缺陷,如果不經修改就授予專利權,不僅會妨礙公眾對授權專利的理解和應用,而且會影響專利保護范圍的確定,不利于專利權的行使。

因此,專利法第三十三條規定,申請人可以修改其專利申請文件,但是對發明和實用新型申請文件的修改,不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍,外觀設計專利申請文件的修改,不得超出原圖片或者照片標注的范圍。

為了保證申請原則的實現,由于允許申請人修改其專利申請文件,原申請的申請日不變,要求修改后的內容在原申請日提交。

《2010年專利審查指南》規定,原說明書和權利要求書的范圍包括原說明書和權利要求書記載的內容、原說明書和權利要求書記載的內容以及說明書附圖能夠直接、無疑問地確定的內容。

根據上述修改的基本原則,申請人何時以及如何修改申請文件?

對于發明專利,根據專利法實施細則第五十一條款的規定,申請人有兩次主動修改的機會:(一)提出實質審查請求時,專利法第三十五條規定申請人可以提出實質性審查請求自申請之日起三年內審查,并在三年以內的期限內,申請人可以對申請文件提出實質性審查請求(特別是此時,通過積極修改申請,實質審查程序可以從一開始就對修改后比較正確的文本進行,有利于節省審查的時間周期;(2)收到國務院專利行政部門關于發明專利申請進入實質性審查的通知后3個月審查階段在現實中,為了防止實質審查請求被遺漏,一些申請人或代理機構往往在申請發明專利后不久,甚至在申請時提交實質審查請求。因此,申請人在提出實質審查請求時很難把握主動修改的機會,發明專利申請也可以在發明專利申請進入實質性階段的通知之日起三個月內主動修改考試。

當然,為了縮短實質審查期限,申請人可以在實質審查請求書中聲明放棄專利法實施細則第五十一條規定的主動修改權。

對于實用新型專利和外觀設計專利,《專利法實施細則》第五十一條第二款規定,實用新型或者外觀設計專利申請人可以自申請之日起2個月內主動修改實用新型或者外觀設計專利申請。

專利法實施細則第五十一條第三款規定,申請人在收到國務院專利行政部門發出的審查意見通知書后修改專利申請文件的,應當根據通知書指出的缺陷修改專利申請文件。

與主動修改不同,主動修改可以根據申請人的意愿進行,被動修改只能修改審查員發出的修改通知書或通知書中指出的缺陷。此外,在回復審查意見通知書時,不得主動修改。

當然,《2010年專利審查指南》有靈活的規定:在答復審查意見通知書時,應當根據通知書指出的缺陷對申請文件進行修改。修改方式不符合專利法實施細則第五十一條第三款規定的,一般不予接受。

但是,修改方法雖不符合專利法實施細則第51條第3款的規定,但其內容和范圍符合專利法第33條的要求,只要修改后的文件消除了原申請文件中存在的缺陷,并有被授權的前景,則該修改可視為對通知中指出的缺陷的修改,因此,修改后的申請文件是可以接受的。這種處理方式有利于節省復查過程。但是,在下列情況下,即使修改內容未超出原說明書和權利要求書的范圍,也不能視為對通知中指出的缺陷的修改,因此不予受理。

(1) 主動刪除獨立權利要求中的技術特征,擴大了權利要求所要求保護的范圍。

(2) 積極改變獨立權利要求的技術特征,擴大權利要求的保護范圍。

(3) 主動將說明書中記載的技術內容與原權利要求主題不一致的技術內容作為修改后的權利要求的主題。

(4) 主動增加了一項新的獨立權利要求,該獨立權利要求限定的技術方案未出現在原權利要求中。

(5) 主動增加了一個新的從屬權利要求,而該從屬權利要求限定的技術方案未出現在原權利要求中。

希望提醒申請人把握修改時機,合理使用修改方法,更好地獲得專利權。

他具有通信、電子、計算機等領域的專業背景,擅長計算機軟硬件、通信、機械等領域的知識產權服務,具有豐富的專利申請實踐經驗。